Relación entre Nombres de Dominio y Marcas Registradas

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Decidir el nombre de dominio de un sitio es una elección fundamental para cualquier emprendimiento en Internet. Todas las inversiones que luego se destinarán a posicionar el sitio en los buscadores y crear una reputación online, se vincularán en forma inescindible con el nombre de dominio elegido.

Sin embargo, debe tenerse en consideración que si el nombre de dominio elegido coincide con una marca registrada, el titular de la marca podría oponerse a su uso y hasta pedir la transferencia del nombre de dominio a su nombre.

Relación entre Marcas Registradas y Nombres de Dominio

Una marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro y se registra ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. La finalidad del registro es la de proteger legalmente el nombre de su producto o servicio como marca registrada, durante 10 años en todo el territorio de la Republica Argentina. El derecho de uso exclusivo de la marca registrada comprende dos facetas: la faceta positiva que implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la misma, y la faceta negativa que implica la facultad del titular para prohibir que terceros usen la marca.

La constitución de nombres de dominio se hace a través de NIC, el cual ha dispuesto el sistema first come first serve: “El registro de un determinado nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica registrante que primero lo solicite”. En NIC no se hace un análisis de la legitimidad o derecho del solicitante a utilizar la denominación elegida.

Conflictos Comunes

Los distintos criterios para la registración de nombres de dominio y marcas registradas trajo como consecuencia las usurpaciones de nombres de dominio (cyberokupacion o cybersquatting): cuando el titular del nombre de dominio, utilizade mala fe una denominación que corresponde a la marca de un producto o servicio de un tercero para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la red, o forzar al mismo a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

También se produjeron apropiaciones sin intención de venta al titular de la marca registrada, sino con la finalidad de desviar en su beneficio el buen nombre y seguidores de la marca de un tercero. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.

También puede darse la situación que hayan coincidencias sin mala fe por parte del titular del nombre de dominio, quien por casualidad elige uno que coincide o es similar a una marca registrada.

Soluciones Judiciales a los Conflictos

Empresas con marcas notorias, (tales como Chase Manhattan, YouTube, etc) y celebridades (Lance Armstrong, David Nalbandián, Ronaldinho) han sido víctimas del la extorsión cibernética, a través de la cual se les solicitaba un precio para adquirir los nombres de dominio con sus marcas o nombres. En forma unánime, la jurisprudencia nacional e internacional ha otorgado el derecho sobre el nombre de dominio al titular de la marca.

En aquellos casos en los cuales el titular del dominio quiere beneficiarse por la confusión entre el nombre de dominio y la marca, el titular sólo podría oponerse si (i) se provoca una efectiva o potencial confusión, (ii) que se trate de una marca notoria, en cuyo caso no es necesario probar el extremo de la posible confusión, y (iii) que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Con relación al tercer supuesto, en donde hay una coincidencia sin mala fe, la justicia nacional e internacional ha tomado caminos diversos. En un fallo ante el ICANN, (“Council of Better Business Bureau, Inc. v. Server 100” ) el panel rechazó el pedido de transferencia del nombre de dominio betterbusinessonline.com en virtud de que se conforma por tres palabras de uso generalizado en relación con el desarrollo de negocios online. A ello se sumó que el nombre de dominio había sido usado de buena fe por el demandado, y durante los cinco años anteriores a la disputa.

Sin embargo, la doctrina judicial nacional resulta más incierta. En algunos casos, la jurisprudencia tiende a reconocer un alcance sobredimensionado al derecho sobre una marca registrada. Por ejemplo, en “Industrias Solano S.A. v. Gallo, Hugo y otro” se hizo lugar a la demanda entendiéndose irrelevante la falta de prueba sobre la existencia de mala fe en el demandado, bastando sólo la prueba de la actora como titular de la marca.

En otra línea de decisión, se tiende a reconocer la autonomía del derecho sobre el nombre de dominio de Internet (siguiendo el criterio de ICANN). En el fallo “Tiempo Libre S.A. v. Segurel” la Cámara Comercial rechazó el pedido de transferencia de un nombre de dominio al fundamentar que la mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio, aunque sí constituye un antecedente que deberá confrontar con el interés legítimo del titular del dominio invocado, de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso.

En dicho fallo, el titular del nombre de dominio lo había solicitado y utilizado por seis años, previo a la interposición de la acción. Dicha circunstancia fue determinante para que la Cámara rechazara la medida cautelar solicitada.

Algunas Recomendaciones

Para evitar cualquier contingencia judicial o el riesgo a perder el derecho al uso de los dominios, sería recomendable que antes de registro ante NIC Argentina del nombre de dominio se procediese a:

  • Realizar una búsqueda de antecedentes marcarios de la denominación elegida, para detectar marcas registradas idénticas o similares que en el futuro podrían interponer medidas cuatelares y/o solicitar la transferencia del nombre de dominio a su nombre.
  • Registrar la denominación elegida como nombre de dominio ante el INPI, para obtener una marca registrada y el consecuente uso exclusivo sobre la misma.